vonnis

RECHTBANK '
S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 311378 / KG ZA 08-617
Vonnis in kort geding van 18 juli 2008
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
SOSECAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA


,
gevestigd te Vila Velha, Brazilië,
eiseres,
procureur mr. E. Grabandt,
advocaat mr. M.van Tuijl te Rotterdam,
tegen
de rechtspersoon naar vreemd recht
SOCIETA ITALIANA LO SVILUPPO DELL' ELETTRONICA


,
gevestigd te I-10060 None (To), Italië,
gedaagde,
procureur mr. L.PH.J. baron van Utenhove,
advocaten mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Sosecal en Sisvel genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 27 mei 2008,
- de inventaris producties kort geding zijdens Sosecal (prods. 1 t/m 7);
- de akte overlegging producties zijdens Sisvel (prods. 1 t/m 9);
- de bij afzonderlijke faxbrieven van 24 juni 2008 ingekomen proceskostenverantwoordingen
van beide partijen (aan de pleitnota van mr. Van Tuijl is een nadere specificatie gehecht);
- de mondelinge behandeling van 25 juni 2008;
- de pleitnota van mr. Van Tuijl voor deze mondelinge behandeling
- de pleitnotities van mrs. Hoyng en Eijsvogels, alsmede de separate pleitnotities van mr.
Hoyng voor deze zitting.
1.2. Na verder debat is vonnis gevraagd en nader bepaald op heden.
2. Uitgangspunten
2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.
311378 / KG ZA 08-617
18 juli 2008
2
2.2. Koninklijke Philips Electronics N.V., France Télécom, Télédiffusion de France
S.A. en Institut für Rundfunktechnik GmbH (Philips c.s.) zijn (mede) houders van de octrooien
EP 0 660 540, EP 0 402 973 en EP 0 599 824 (de octrooien) die van kracht zijn in
Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland en Zweden. De octrooien zien op
MPEG Audio technologie, waaronder de MPEG Audio layer II en Layer III (MP3) technologie,
waarmee digitale audio-signalen worden gecomprimeerd, waardoor meer en/of langere
geluidsfragmenten op een gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.
2.3. Philips c.s. hebben aan Audio MPEG Inc. licentie verleend onder de octrooien met
bevoegdheid om (sub)licentie te verlenen aan Sisvel, van welke bevoegdheid gebruik is
gemaakt. Philips c.s. hebben tevens aan Sisvel een onherroepelijke volmacht verleend om
namens hen uit hoofde van de octrooien op te treden in rechte, waaronder begrepen het doen
van verzoeken tot douane-optreden op grond van de vigerende anti piraterij verordening
(vgl. voetnoot 1), het doen leggen van conservatoir beslag op door de douane tegengehouden
goederen en het voeren van procedures om vast te stellen of de betreffende goederen
inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Philips c.s., danwel dat anderszins
onrechtmatig wordt gehandeld jegens Philips c.s., Audio MPEG Inc. en/of Sisvel.
2.4. Op 17 januari 2008 is door de douane een partij van 6000 MP4-spelers met MP3-
functionaliteit, voorzien van de merkaanduiding "Mirage", op grond van art. 9 van Vo. (EG)
1383/20031 (hierna: APV of de nieuwe APV) tegengehouden op grond van een verzoek om
optreden van Sisvel uit hoofde van art. 5 van de APV, die KLM N.V. (KLM) onder zich had
(blijkend uit airwaybillnummer 074-2415 5865) voor vervoer vanuit Shenzhen, China naar
Sao Paolo, Brazilië (of verder naar Venuzuela, zoals Sosecal stelt), waarbij de douanestatus
van de goederen die van douane entrepot is, een schorsingsregeling bedoeld in art. 84 (1)(a)
van Vo. (EEG) 2913/922 ). Het betreffen derhalve niet-communautaire goederen. De zending
is op Schiphol overgeladen met het doel te worden verdergetransporteerd naar Zuid-
Amerika. De Chinese afzender/exporteur is Hangno International o. Ltd (Hangno) en Sosecal
is geadresseerde.
2.5. (Sub)licentienemers van Sisvel onder de octrooien zijn gepubliceerd op Sisvels
website www.sisvel.com. Hangno, KLM, noch Sosecal komen daar op voor. Zij beschikken
niet over een betreffende licentie.
2.6. Op 14 februari 2008 heeft Sisvel - na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter
te Haarlem en stellende dat de tegengehouden MP4-spelers onder de beschermingsomvang
van de octrooien vallen en zonder toestemming van Philips c.s. zijn vervaardigd
en verhandeld, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de octrooien en waardoor vast zou
staan dat deze spelers vallen onder de toepassing van de APV - conservatoir beslag tot afgifte
doen leggen op deze zending spelers onder en ten laste van (uitsluitend) KLM. Eveneens
1


Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten
ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectueleeigendomsrechten
en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk
maken op dergelijke rechten, PB EG L 196/7.
2


Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek
(als nadien herhaaldelijk gewijzigd), PB EEG L 302/1.
311378 / KG ZA 08-617
18 juli 2008
3
op 14 februari 2008 is Sisvel een bodemprocedure gestart tegen (alleen) KLM op grond van
art. 13(1) APV met als inzet afstand van de beslagen spelers aan Sisvel ter vernietiging onder
douanetoezicht. Op 16 april 2008 is deze vordering door rechtbank 's-Gravenhage bij
verstek toegewezen. Nu Sosecal evenwel had aangekondigd in kort geding opheffing van
het beslag te zullen vorderen, is Sisvel bereid geweest om in afwachting van dit kort geding
niet tot tenuitvoerlegging van dit verstekvonnis over te gaan.
2.7. Sosecal is niet bereid (geweest) tot het alsnog sluiten van een licentieovereenkomst
onder de octrooien.
3. Het geschil
3.1. Stellende dat de betreffende zending MP4-spelers zich in transito bevindt en bestemd
is voor doorvervoer naar Zuid-Amerika en mitsdien deze zending niet vatbaar zou
zijn voor douanebeslag, terwijl evenmin sprake kan zijn van inbreuk op de octrooien, vordert
Sosecal op grond van artt. 705 jo. 438 Rv. opheffing van het door Sisvel gelegde beslag,
een bevel de litigieuze zending vrij te geven en KLM en de douane te berichten dat zij
is veroordeeld de zending vrij te doen geven voor ongehinderde doorvoer naar de plaats van
bestemming en dat zij KLM en de douane hiervan in kennis moet stellen met het verzoek
hieraan medewerking te verlenen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en kosten
rechtens volgens art. 1019h Rv. Sosecal stelt eigenaar te zijn van de litigieuze zending.
3.2. Sisvel voert verweer, waarbij zij harerzijds eveneens aanspraak maakt op een proceskostenveroordeling
op de voet van art. 1019h Rv. Op de stellingen van partijen wordt
hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. De vorderingen zullen worden afgewezen. Daartoe is het navolgende redengevend.
4.2. Ambtshalve wordt overwogen dat de voorzieningenrechter bevoegd is van het geschil
kennis te nemen nu in de bodemzaak op grond van art. 5 lid 3 EEX Verordening3 bevoegdheid
bestaat voor de Nederlandse rechter, althans omdat de voorzieningenrechter bevoegd
is op grond van art. 31 EEX Verordening en bovendien Sisvel is verschenen (vgl. art.
24 EEX Verordening) en noch de bevoegdheid van (deze) voorzieningenrechter, noch het
door Sosecal gestelde spoedeisende belang bij toewijzing van haar vorderingen is betwist.
4.3. Sosecal is ontvankelijk in haar vorderingen. Sisvel betoogt ten onrechte het tegendeel.
Zij wil dat stoelen op de omstandigheid dat de vervaardigingsfictie in de bodemzaak
tegen KLM eveneens is ingeroepen en bij verstekvonnis zou zijn "bekrachtigd" door de
rechtbank. Dat vonnis zou niet door middel van het onderhavige kort geding "opzij (kunnen)
worden gezet", aldus Sisvel. Dat is naar voorlopig oordeel evenwel niet juist; de uitkomst
van dit kort geding tussen andere partijen laat het verstekvonnis onverlet. Tevens zou volgens
Sisvel niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht of van de
"onnodigheid" van het beslag zijn gebleken. Evenwel is dat geen niet-ontvankelijkheidsgrond,
maar een inhoudelijk verweer, nog daargelaten dat dit voor conservatoire beslagen
3


Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de recehterlijke bevoegdheid,
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb EG 2001 L 12/1.
311378 / KG ZA 08-617
18 juli 2008
4
geldende criterium niet van toepassing is, omdat het beslag door het verstekvonnis inmiddels
in executoriale fase is overgegaan. Sosecal heeft geen revindicatoir beslag tot afgifte
gelegd, maar als eigenares de onderhavige procedure gekozen, hetgeen haar vrijstaat. Terecht
heeft Sosecal aangegeven dat Sisvel, die geen beslag mede ten laste van Sosecal heeft
gelegd, Sosecal buiten de beslag- en bodemprocedures heeft gehouden, terwijl KLM verstek
heeft laten gaan in de bodemprocedure. Sosecal staat de onderhavige procedure ten dienste
om voor haar eigenaarsbelangen op te komen. Sisvel is immers voornemens het verstekvonnis
ten uitvoer te leggen, maar laat dat hangende dit kort geding nog achterwege. Ten gevolge
van het verstekvonnis is het door Sisvel gelegde beslag als gezegd in de executoriale fase
overgegaan, zodat art. 705 Rv. inmiddels buiten beeld is. De onderhavige zaak betreft een
executiegeschil in de zin van art. 438 Rv. In de bodemprocedure tegen KLM staat Sosecal
als eigenares bovendien het buitengewone rechtsmiddel van derdenverzet ter beschikking
(artt. 376 e.v. Rv.). Het is mede in die sleutel dat het onderhavige executiegeschil moet worden
beoordeeld.
4.4. Voor wat betreft de vorderingen tot opheffing van het (inmiddels executoriale)
beslag en tot het doen van bevelen aan Sisvel om de zending binnen 24 uur na betekening
vrij te geven (naar de voorzieningenrechter begrijpt: alles op grond van de (niet bestreden)
eigenaarspretentie van Sosecal) en KLM en de douane dat te berichten met het verzoek
daaraan medewerking te verlenen, dient in dit kort geding te worden onderzocht of zich naar
voorlopig oordeel een situatie als bedoeld in art. 16 van de APV voordoet, op grond waarvan
het de douane niet vrijstaat om tot vrijgave van de MP4-spelers over te gaan. Indien
zich immers een dergelijke situatie voordoet, kunnen naar voorlopig oordeel genoemde vorderingen
in het onderhavige geval niet worden toegewezen.
4.5. Partijen zijn inhoudelijk verdeeld over de vraag of in dit kader van de zogenoemde
"vervaardigingsfictie" dient te worden uitgegaan (te weten dat de MP4-spelers in Nederland
zijn vervaardigd, thans te baseren op art. 10 (jo. artt. 1 en 2) in verband met de considerans
sub 8 van de nieuwe APV, voorheen op art. 6(2)(b) (jo. art. 1) in verband met art. 2 van de
oude APV4, die inmiddels is ingetrokken). Volgens Sosecal is dat in ieder geval na de arresten
Class International5 en Montex/Diesel6 van het Hof van Justitie te Luxemburg niet
(meer) het geval. Sisvel bestrijdt dat. De vervaardigingsfictie houdt in dat bij wijze van fictie
ervan wordt uitgegaan dat de MP4-spelers in Nederland zijn vervaardigd en men zich
vervolgens afvraagt of deze inrichtingen naar Nederlands octrooirecht inbreuk maken op de
octrooien.
4.6. In HR 19 maart 2004, LJN AO 0903 (Philips/Princo) is omtrent de oude APV (Vo.
3295/94) uitgemaakt dat de vervaardigingsfictie opgeld doet (r.o. 3.5.3.2.):
Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die
in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a) verkeren" bij de beoordeling
van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen
die in Nederland zijn vervaardigd.
4


Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in
het verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte
of door piraterij verkregen goederen te verbieden, PB EG L 341/8.
5


HvJEG zaak C-405/03, Jur. 2005, p. I-8735.
6


HvJEG zaak C-281/05, Jur. 2006, p. I-10881.
311378 / KG ZA 08-617
18 juli 2008
5
4.7. In Rb 's-Gravenhage 13 juli 2005, rolnr. 02-2947 (Philips/Princo c.s., niet gepubliceerd,
prod. 4 Sisvel) is vervolgens uitgemaakt dat hetzelfde geldt voor de nieuwe APV,
mede gelet op de considerans onder 8 daarvan, die luidt:
Wanneer wordt nagegaan of krachtens nationale wetgeving inbreuk is gemaakt op intellectuele
eigendomsrechten, worden in die procedure de criteria gebruikt die in de betrokken
lidstaat worden gehanteerd om vast te stellen of aldaar vervaardigde producten inbreuk maken
op intellectuele eigendomsrechten.
Dit dient in samenhang te worden bezien met art. 10 APV:
Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen
zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of
krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.
Deze vervaardigingsfictie behelst volgens deze uitspraak (r.o. 9) de vraag of de beweerdelijk
inbreukmakende voortbrengsels
geacht moeten worden naar Nederlands octrooirecht, uitgaande van de fictie dat zij alhier
vervaardigd zouden zijn, inbreuk zouden maken op de (…) (ingeroepen) octrooien (…).
Vervolgens mag met de goederen waarvan dit is vastgesteld niet één van de handelingen als
bedoeld in art. 16 van de nieuwe APV worden verricht,
waaronder plaatsing onder een schorsingsregeling en wederuitvoer.
4.8. Ook in Vzr. Rb 's-Gravenhage 24 maart 2006, b9 1823 (BenQ Europe/Sisvel en de
Staat) is de vervaardigingsfictie onder de vigeur van de nieuwe APV toegepast. Ter zitting
in de onderhavige zaak is er op gewezen dat hetzelfde geldt voor een tweetal beslissingen
van de Italiaanse rechtbank te Bari in oktober 2005 en januari 2006 (prod. 9 Sisvel). Al deze
rechtspraak dateert van voor het Montex/Diesel-arrest.
4.9. Sosecal bestrijdt dat dit stelsel kan worden volgehouden, met name zou dit niet
kunnen in het licht van de (merkenrechtelijke) rechtspraak van het Hof van Justitie zoals die
inmiddels vorm heeft gekregen. Zij baseert dat onder meer op r.o. 40 van Montex/Diesel,
waarin voor zover van belang wordt overwogen:
dat geen van de bepalingen van verordening nr. 3295/94 een nieuw criterium invoert om na
te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een
gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit
recht.
In de Duitse procestaal luidt deze overweging aldus:
Daraus folgt, dass in der Verordnung Nr. 3295/94 kein neues Kriterium für die Feststellung eines
Verstosses gegen Markenrecht oder für die Beurteilung aufgestellt wird, ob es sich um eine Benutzung
der Marke handelt, die untersagt werden kann, weil sie gegen Markenrecht verstösst.
Sosecal wijst in dit verband tevens op hetgeen advocaat-generaal Maduro onder 40 van zijn
conclusie voor deze uitspraak opmerkt:
311378 / KG ZA 08-617
18 juli 2008
6
Volgens mij kan uit deze verordening en voornoemde rechtspraak van het Hof echter niet
worden afgeleid dat louter een doorvoer moet worden geacht een inbreuk op de rechten van
de houder van het merk in de staat van doorvoer op te leveren. Ik deel in dat opzicht het
standpunt van de Commissie dat verordening nr. 3295/94 enerzijds regelt onder welke
voorwaarden de douaneautoriteiten optreden ten aanzien van goederen die ervan worden
verdacht te zijn nagemaakt, en anderzijds vaststelt welke maatregelen de bevoegde autoriteiten
ten aanzien van deze goederen dienen te nemen. Zij heeft evenwel geen betrekking
op de beoordeling onder het merkenrecht van de vraag of inbreuk is gemaakt op de merkrechten,
en van de vraag wanneer er sprake is van een gebruik van een teken dat kan worden
verboden omdat het het merkenrecht schendt.
Sisvel meent dat nog steeds van de vervaardigingsfictie dient te worden uitgegaan na het
arrest Montex/Diesel.
4.10. Uitgangspunt is dat de prejudiciële vragen die door het Bundesgerichtshof zijn
gesteld in Montex/Diesel (prod. 6 Sisvel) geen betrekking hadden op art. 6(2)(b) Vo.
3295/94 (waarop de vaste rechtspraak van toepasselijkheid van de vervaardigingsfictie onder
de APV is gestoeld), omdat daarop in die procedure geen beroep was gedaan, maar uitsluitend
betrekking hadden op artt. 5(1) en 5(3) van de Merkenrichtlijn7 en artt. 28-30 EEG.
Het betreft, voorshands geoordeeld, een loutere beoordeling van de voorgelegde merkenrechtelijke
vragen, zodat het arrest niet raakt aan de mogelijkheden om op te treden tegen
doorvoer op basis van de APV. De vervaardigingsfictie uit de APV is in dat arrest dan ook
niet aan de orde geweest. Bezien in die beperkte context van de prejudiciële procedure moet
naar voorlopig oordeel r.o. 40 worden bezien: De (oude of nieuwe) APV heeft niet het aantal
voorbehouden handelingen van het betreffende ingeroepen absolute (merken)recht uitgebreid.
De APV breidt derhalve niet de merkinbreukcriteria uit. Daarmee wil echter niet gezegd
zijn dat niet op grond van de APV kan worden opgetreden tegen nagemaakte producten,
waar dat op grond van het merkenrecht niet zou kunnen. Dat is iets heel anders. Met
"dit recht" ("that law" in de Engelse vertaling) uit deze overweging aan het einde is blijkens
de oorspronkelijke Duitse procestekst bedoeld: "merkenrecht" en niet: "een recht". Een
ruimere strekking heeft deze overweging gelet op haar context naar voorlopig oordeel niet,
zoals door Sisvel terecht is betoogd.8 Deze overweging raakt wel zijdelings aan de oude
7


Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lid-Staten, PB EG 1989 L40/1. De gestelde vragen in Montex/Diesel zijn als volgt geformuleerd:
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 5 Abs. 1 und 3 der Erste
Richtlinie des Rates 89/104/EWG (…) und zu Art. 28 bis 30 EG die folgende Fragen zur Vorabentscheidung
vorgelegt:
a) Gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das Recht, die Durchfuhr von Waren mit dem Zeichen zu
verbieten?
b) Bejahendenfalls: Kann sich eine besondere Beurteilung daraus ergeben, dass das Zeichen im Bestimmungsland
keinen Schutz genießt?
c) Ist – im Falle der Bejahung von Frage a) und unabhängig von der Beantwortung der Frage zu b) – danach zu
unterscheiden, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem Mitgliedstaat, aus einem assoziierten
Staat oder aus einem Drittstaat stammt? Kommt es dabei darauf an, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig
oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennziechenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist?
8


Zij wijst ter ondersteuning van haar standpunt o.m. op de noten van (haar advocaat) Eijsvogels, Some remarks
on Montex Holdings Ltd./Diesel SpA, B9 2968 van 24 november 2006 op www.boek9.nl en van Puts, Noot ��
311378 / KG ZA 08-617
18 juli 2008
7
APV, omdat het Hof overweegt dat de uitleg in het onderhavige arrest niet raakt aan die
gedaan in de (straf)zaak HvJEG C-60/02 (Rolex) Jur. 2004, p. I-6519. Hieruit kan, voorshands
oordelend, niet de conclusie worden getrokken dat in Montex/Diesel de vraag zou zijn
beantwoord omtrent doorvoer van goederen onder extern douanevervoer in het algemeen,
zoals Sosecal bepleit. Het Hof heeft ook geen indicatie gegeven dat zij met dit arrest afbreuk
heeft willen doen aan de eerdere uitspraken inzake Rolex en Polo/Lauren10 (waarin is uiteengezet
dat de (oude) APV in stelling kan worden gebracht om doorvoer van namaakgoederen
aan te pakken), hetgeen bij een zo majeure wijziging als door Sosecal bepleit wel in
de rede zou hebben gelegen.
4.11. Ten overvloede wordt overwogen dat ook de Commissie de APV in lijn ziet met de
uiteengezette vaste rechtspraak voor wat betreft doorvoer. In COM(2005) 479 final11 (prod.
8 Sisvel) – dat evenwel, zo moet worden aangetekend, stamt van voor de Montex/Diesel
uitspraak – geeft zij in par. 3.1.1. als haar opvatting weer dat de douane op grond van de
APV "can stop suspected fakes during import, export, transit or transhipment" (eigen cursief,
Vzr.), hetgeen ook in de praktijk op grote schaal daadwerkelijk wordt toegepast: 22.000
interventies in 2004 die in tegenhouden van namaakgoederen resulteerde (tegenover 10.000
van dergelijke interventies in 2003). Zij geeft daarbij aan dat "EU Customs legislation in
this area is now reckoned to be among the strongest in the world (China has now adopted
new legislation of a similar type) (…) With controls on all movements of goods, especially
during transhipment, customs protect not only the EU but also other parts of the world and
in particular the least developed countries which are often targeted by fraudsters (cf. siezures
of fake medicines, condoms and parts stopped at EU borders on route to Africa"; cursivering
andermaal toegevoegd, Vzr.). Uitleg in andere zin zou de APV naar voorlopig oordeel
veel van haar beoogde (vgl. onder meer de considerans onder 3 en 412) en inmiddels
ook praktische werking ontnemen13.
Enkele bedenkingen bij het Montex-arrest, RDC 2007/7, pp. 664 e.v. (vgl. m.n. nr. 17 over de vervaardigingsfictie
en de betekenis in dit verband van r.o. 40 van het arrest in gelijke zin als in 4.8 overwogen). In tegengestelde
zin evenwel: V.d. Wal en V. Schaik, Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor een ongebreidelde transitohandel
van nagemaakte merkgoederen? Of toch niet …, B9 3000 van 4 december 2006 op www.boek9.nl., die
betogen in lijn met het standpunt van Sosecal in de onderhavige procedure. In gelijke zin: Schmutzer, Montex: is
transitohandel ongrijpbaar geworden, IER 2007, p. 287 e.v., met daarop een afwijzende reactie van Heslenfeld,
IER 2008, p. 10 met naschrift van Schmutzer.
9


Daarin is beslist dat (de voorloper van) art. 16 APV van toepassing is op doorvoersituaties van goederen tussen
twee niet-Gemeenschapslanden, zoals in de onderhavige zaak.
10


HvJEG C-383/98, Jur. 2000, p. I-2519.
11


Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic
and Social Committee on a Customs response to latest trends in Counterfeiting and piracy, 11.10.2005.
12


(3) Wanneer (…) goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van oorsprong of van herkomst
zijn uit derde landen, moet het binnenbrengen van dergelijke goederen in het douanegebied van de Gemeenschap,
inclusief overlading (…) plaatsing onder een schorsingsregeling (…) worden verboden en moet in
een procedure worden voorzien die de douaneautoriteiten de mogelijkheid geeft dit verbod zo doeltreffend mogelijk
te handhaven. (4) ziet op dito mogelijkheden in geval van uitvoer of wederuitvoer of het verlaten van het
grondgebied van de Gemeenschap.
13


Heslenfeld, IER 2008, p. 10 memoreert dat het tegenhoudingsbeleid van de douane na het Montex-arrest niet
is gewijzigd.
311378 / KG ZA 08-617
18 juli 2008
8
4.12. Dat zulks onverlet laat dat de bevoegde autoriteiten strafrechtelijk zouden kunnen
optreden, zoals zijdens Sosecal onder verwijzing naar commentaar op het Montex/Dieselarrest
lijkt te worden betoogd, kan daar voorshands niet aan afdoen. Handhaving van octrooirecht
vindt in Europa voornamelijk civielrechtelijk plaats.
4.13. Bij deze stand van zaken wordt geen aanleiding gevonden om in kort geding van
een vaste lijn in de rechtspraak af te wijken op grond van een uitleg die is gebaseerd op een
arrest dat in een naar voorlopig oordeel andere sleutel is gewezen en die verstrekkende gevolgen
zou hebben voor de beoogde en praktische werking van de APV. Anders gezegd: Er
wordt voorshands onvoldoende concrete aanwijzing gezien in dit arrest dat sprake zou zijn
van een trendbreuk die de bodemrechter zal doen besluiten dat de vervaardigingsfictie niet
langer kan worden toegepast.
4.14. Dat sprake is van octrooiinbreuk in Nederland, indien de vraag of de vervaardigingsfictie
kan worden toegepast positief wordt beantwoord, is door Sosecal niet voldoende
serieus inhoudelijk bestreden, hoewel nadrukkelijk gesteld door Sisvel, zodat dit in kort
geding voldoende aannemelijk is gemaakt. Aldus is thans geen genoegzame grond aanwezig
voor toewijzing van de vorderingen.
4.15. Op het vorenoverwogene stranden derhalve de gevorderde voorlopige voorzieningen.
Sosecal zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten
zoals die zijn verantwoord aan de kant van Sisvel (waarin de kosten van mr. Hoyng niet zijn
meegenomen) en die door Sosecal niet zijn bestreden. Sisvel heeft bij pleidooi aanspraak
gemaakt op uitvoerbaar bij voorraadverklaring van een proceskostenveroordeling ten gunste
van haar, hetgeen eveneens toewijsbaar is.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de gevraagde voorzieningen af;
5.2. veroordeelt Sosecal in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de
zijde van Sisvel begroot op € 19.578,-;
5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem en in het openbaar uitgesproken op 18
juli 2008.


bron : www.iept.nl
http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20...l_v_Sisvel.pdf